Il nuovo Codice Civile dell’Ucraina e la legge sui marchi

L’Ucraina sta attualmente attraversando la più significativa riforma del proprio ordinamento giuridico degli ultimi tre decenni. La Verkhovna Rada ha infatti adottato in prima lettura il progetto di un nuovo Codice civile, il Codice del diritto privato (n. 15150), e si prepara ad adottare una nuova legge sui marchi. Il Ministero dell’Economia dell’Ucraina ha sottoposto a consultazione pubblica il progetto di Legge dell’Ucraina «Sui marchi», destinato a sostituire l’attuale Legge «Sulla protezione dei diritti sui marchi per prodotti e servizi» e ad avvicinare la tutela giuridica dei marchi al modello europeo.

Il nuovo Codice civile

Le recenti modifiche al Codice Civile dell’Ucraina hanno una portata ampia e incidono sui principi fondamentali del diritto civile, sui rapporti contrattuali, sulla responsabilità, sui rimedi giuridici e sulla proprietà intellettuale. Tra le altre novità, il nuovo Codice Civile introduce la buona fede ("dobroobychnist’) quale principio trasversale che può incidere sulla validità dei contratti, nonché la responsabilità precontrattuale con una presunzione di colpa in caso di interruzione ingiustificata delle trattative. Le modifiche introducono inoltre un meccanismo stragiudiziale per contestare i contratti conclusi sotto pressione o mediante inganno e disciplinano le obbligazioni alternative e facoltative.

Nel quadro di questa più ampia riforma, un’evoluzione particolarmente importante per le imprese riguarda i diritti di proprietà intellettuale. La Legge n. 4671-IX, entrata in vigore il 1° febbraio 2026, ha modificato le disposizioni del Codice Civile che disciplinano i diritti di proprietà intellettuale, compresi i diritti relativi agli oggetti creati nell’ambito di un rapporto di lavoro o del servizio militare.

A livello concettuale, le modifiche sembrano allontanare il Codice Civile dal tradizionale approccio che inquadrava i diritti di proprietà intellettuale nell’ambito dei diritti patrimoniali, introducendo invece una distinzione più precisa tra le diverse categorie di diritti e i soggetti legittimati ad esercitarli. L’abrogazione del secondo comma dell’articolo 190 elimina la precedente classificazione dei diritti patrimoniali come cose immateriali. Al contempo, il nuovo articolo 421 riconosce espressamente che i diritti di proprietà intellettuale possono appartenere non solo all’autore, ma anche ad altri soggetti in forza della legge o di un contratto. Ciò fornisce un quadro più flessibile per le situazioni in cui l’autore e il soggetto beneficiario dei diritti economici siano persone diverse, circostanza particolarmente frequente nell’ambito dei rapporti di lavoro, dello sviluppo su commissione e della ricerca e sviluppo aziendale.

Le modifiche più rilevanti riguardano la proprietà intellettuale creata dai dipendenti. Il nuovo articolo 429 stabilisce una distinzione più chiara tra i diritti personali non patrimoniali e i diritti patrimoniali. Il dipendente o il militare che crea un’opera o altro oggetto rimane il titolare originario dei diritti personali non patrimoniali, mentre i diritti patrimoniali possono essere ripartiti tra il creatore e il datore di lavoro in funzione delle disposizioni legislative o contrattuali applicabili. Ciò rappresenta un cambiamento importante nell’allocazione contrattuale del rischio: la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale creati dai dipendenti non può più essere considerata una questione automaticamente risolta dalla mera esistenza del rapporto di lavoro.

Le modifiche all’articolo 440 introducono inoltre un elemento importante, disciplinando il momento in cui i diritti patrimoniali relativi a un’opera creata nell’ambito di un rapporto di lavoro vengono trasferiti. Letti congiuntamente all’articolo 429, i nuovi principi rendono particolarmente importanti gli accordi contrattuali relativi alla proprietà intellettuale creata dai dipendenti. Anziché fare affidamento su presunzioni generali circa la titolarità del datore di lavoro, le imprese dovranno valutare espressamente come i diritti siano attribuiti, esercitati, trasferiti e, ove pertinente, ulteriormente ceduti o concessi in licenza.

Ciò può avere conseguenze pratiche sulla struttura dei contratti di lavoro e degli accordi in materia di proprietà intellettuale. Le società che sviluppano software, svolgono attività di ricerca e sviluppo, realizzano design, producono documentazione tecnica o fanno altrimenti affidamento sulla proprietà intellettuale generata dai dipendenti dovrebbero verificare se i contratti esistenti disciplinino adeguatamente la titolarità e lo sfruttamento di tali diritti. Ciò è particolarmente rilevante quando dipendenti ucraini contribuiscono a progetti gestiti da un gruppo internazionale: la società dovrà assicurarsi che la disciplina prevista dal diritto ucraino sia coerente con la struttura di titolarità prevista a livello di gruppo e che non vi siano lacune nella catena dei titoli.

La nuova legge sui marchi

L’Ucraina si sta preparando a una riforma organica della propria legislazione in materia di marchi. Il 15 luglio 2026, il Ministero dell’Economia e dell’Ambiente dell’Ucraina ha pubblicato per la consultazione pubblica un nuovo progetto di Legge «Sui marchi», unitamente ai relativi progetti di modifica del Codice Civile e della legislazione in materia amministrativa, penale e di procedura penale. Il pacchetto legislativo è volto ad avvicinare il quadro normativo ucraino in materia di marchi al diritto dell’UE, inclusi la Direttiva (UE) 2015/2436 e il Regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea.

La relazione illustrativa del progetto di legge riconosce che l’attuale legislazione ucraina è solo parzialmente conforme al diritto dell’Unione europea. Infatti, nel corso del processo di screening, la Commissione europea ha richiamato l’attenzione sulla necessità di ampliare l’elenco dei motivi di rifiuto della registrazione, di introdurre procedure amministrative per dichiarare la nullità di una registrazione e per revocarla, nonché di procedere a una revisione organica dell’intero sistema di tutela dei marchi. È proprio per questo motivo che gli autori del progetto hanno abbandonato l’approccio basato su modifiche puntuali della legge vigente, proponendo invece un nuovo atto legislativo.

Nuove tipologie di marchi

Uno dei cambiamenti più evidenti riguarda l’ampliamento della gamma di segni che possono beneficiare della protezione come marchio. Il quadro proposto riconosce espressamente non solo i tradizionali marchi denominativi, figurativi e combinati, ma anche una più ampia gamma di marchi non tradizionali. Tra questi rientrano i marchi sonori, di posizione, a motivo, di movimento, multimediali e olografici, nonché i colori o le combinazioni di colori privi di contorni, a condizione che il segno possa essere rappresentato nel Registro in modo tale da consentire di determinare in maniera chiara e precisa l’ambito della protezione.

Ciò riflette l’evoluzione del diritto dei marchi nell’UE, dove la tutela non è più limitata ai tradizionali segni visivi. Per le imprese, la rilevanza pratica è considerevole. L’identità di un marchio si estende sempre più al di là del nome o del logo, comprendendo suoni, animazioni, elementi del packaging, colori e altre caratteristiche distintive. Il quadro proposto offrirebbe una maggiore possibilità di proteggere tali elementi quali autonomi beni di proprietà intellettuale.

Ampliamento dei motivi assoluti di rifiuto

Il progetto introduce una distinzione più strutturata tra i motivi assoluti di rifiuto o di nullità e i motivi relativi di cancellazione o nullità. I motivi assoluti riguardano le caratteristiche intrinseche del segno in quanto tale. Essi comprendono, tra gli altri, la mancanza di carattere distintivo, i segni descrittivi o generici, i segni divenuti di uso comune nel linguaggio o nelle pratiche commerciali leali e consolidate, i segni ingannevoli e i segni contrari all’ordine pubblico o ai principi di moralità generalmente accettati.

Il quadro ucraino proposto affronta inoltre i conflitti con altre denominazioni e interessi tutelati, comprese le indicazioni geografiche e talune denominazioni e simboli protetti. Al contempo, l’approccio europeo riconosce che un segno inizialmente privo di carattere distintivo può acquisire carattere distintivo attraverso l’uso. Tale concetto è particolarmente importante per le imprese i cui marchi abbiano acquisito riconoscibilità sul mercato nonostante fossero inizialmente descrittivi o presentassero caratteristiche tali da renderli debolmente distintivi.

Per le imprese europee che intendono operare in Ucraina, ciò significa che la verifica preventiva in materia di marchi potrebbe dover andare oltre una ricerca convenzionale di marchi identici o simili già registrati. Le società dovrebbero inoltre valutare se il marchio proposto possa essere oggetto di opposizione o rifiuto per la sua natura descrittiva, per associazioni geografiche, per la presenza di elementi ingannevoli, per la violazione di denominazioni protette o per altri motivi assoluti.

Il principio «use it or lose it»

La riforma proposta rafforza inoltre l’importanza dell’uso effettivo di un marchio. Il periodo quinquennale di mancato uso costituisce già un elemento importante della legislazione ucraina in materia di marchi. Ai sensi del quadro vigente, un marchio che non sia stato utilizzato in Ucraina per cinque anni consecutivi, in assenza di motivi validi, può essere soggetto a cessazione anticipata su richiesta di un’altra persona. I tribunali ucraini hanno continuato ad applicare tale principio anche in casi recenti.

Il sistema proposto avvicinerebbe ulteriormente il quadro ucraino al modello europeo, nel quale l’uso effettivo del marchio è essenziale per il mantenimento dei diritti esclusivi. Anche il diritto dell’UE prevede la decadenza di un marchio qualora esso non sia stato oggetto di un uso effettivo per cinque anni consecutivi senza giustificato motivo.

Per le società titolari di ampi portafogli internazionali di marchi, ciò può avere conseguenze pratiche. Le imprese registrano frequentemente marchi molto tempo prima di entrare in un determinato mercato oppure mantengono ampi portafogli relativi a prodotti e servizi che potrebbero essere sviluppati in futuro. In un sistema che rafforza il principio «use it or lose it», tuttavia, le registrazioni non possono semplicemente fungere da prenotazioni indefinite di determinati segni.

Le imprese dovrebbero pertanto valutare:

• se i marchi registrati siano effettivamente utilizzati in Ucraina;
• se l’uso corrisponda ai prodotti e servizi per i quali il marchio è registrato;
• se le prove dell’uso siano adeguatamente documentate;
• se le licenze e gli altri accordi consentano di imputare l’uso del marchio al titolare del marchio; e
• se sia opportuno riesaminare le registrazioni relative a prodotti o servizi non utilizzati.

Esaurimento regionale dei diritti di marchio

Uno dei cambiamenti potenzialmente più significativi per le imprese internazionali è l’introduzione proposta di un regime di esaurimento regionale dei diritti di marchio.

Il principio dell’esaurimento determina in quale misura il titolare di un marchio possa esercitare il proprio controllo su un prodotto dopo che tale prodotto sia stato legittimamente immesso sul mercato. Tale distinzione è particolarmente importante per le società che operano attraverso reti di distribuzione internazionali.

In un regime di esaurimento nazionale, i diritti di marchio sono generalmente esauriti solo quando i prodotti sono stati immessi per la prima volta sul mercato all’interno del Paese interessato. Il titolare del marchio può pertanto mantenere un maggiore controllo sui prodotti inizialmente venduti in un altro Paese e successivamente importati nel mercato nazionale.

In un regime di esaurimento internazionale, la prima vendita legittima di un prodotto in qualsiasi parte del mondo può esaurire i relativi diritti di marchio, rendendo più difficile per il titolare del marchio impedire le importazioni parallele.

Un regime di esaurimento regionale rappresenta una soluzione intermedia. I diritti si esauriscono quando i prodotti vengono legittimamente immessi per la prima volta sul mercato all’interno della relativa area economica regionale, mentre i prodotti commercializzati per la prima volta al di fuori di tale area possono rimanere soggetti al controllo del titolare del marchio al momento della loro importazione nella regione.

Questo è sostanzialmente il modello applicato all’interno dello Spazio economico europeo (SEE). Una volta che un prodotto contraddistinto da un marchio sia stato legittimamente immesso sul mercato del SEE dal titolare del marchio o con il suo consenso, il titolare non può, in linea generale, invocare i propri diritti di marchio per impedire la successiva circolazione di quel determinato prodotto all’interno del SEE. La situazione è tuttavia diversa quando il prodotto è stato immesso per la prima volta sul mercato al di fuori del SEE. In tal caso, il titolare del marchio può generalmente far valere i propri diritti per opporsi alla sua importazione nel SEE, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni applicabili.

Conclusioni

L’adozione della nuova Legge «Sui marchi», unitamente alle relative modifiche del Codice Civile dell’Ucraina, rappresentano una tappa significativa nella modernizzazione del quadro normativo ucraino in materia di diritto privato e proprietà intellettuale.

Avv.  Dario Gorji Varnosfaderani 
Elizaveta Cherepanova
Studio Legale de Capoa