Tutela cautelare nel diritto industriale: la CGUE supera il principio della "strumentalità attenuata"

Con la sentenza dello scorso 23 aprile, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha reso una decisione destinata a incidere profondamente sulla disciplina italiana del processo cautelare nell’ambito del diritto industriale. 

La pronuncia ha infatti segnato il superamento del principio della c.d. “strumentalità attenuata”, proprio delle misure anticipatorie, per incompatibilità dello stesso con la legislazione europea, ed in particolare con la Direttiva n. 48/2004 (i.e. Direttiva Enforcement o IPRED). 

Quadro giuridico di riferimento 

Per comprendere la reale portata della pronuncia in esame, è opportuno richiamare il sistema processuale italiano in materia cautelare.

Nel nostro ordinamento, i provvedimenti cautelarisono, in linea generale, destinati a conservare la propria efficacia soltanto qualora il giudizio di merito venga instaurato entro il termine stabilito dal giudice oppure, in mancanza, entro quello previsto dalla legge.

L'art. 669-octies c.p.c. dispone infatti che il giudice, nell'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare, debba fissare un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per l'introduzione del giudizio di merito; in difetto, quest'ultimo deve essere in ogni caso instaurato entro sessanta giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza. La mancata osservanza di tali termini determina l'inefficacia del provvedimento cautelare ai sensi dell'art. 669-novies c.p.c.
La dottrina qualifica i suddetti provvedimenti come misure cautelari conservative, distinguendole dalle misure a strumentalità attenuata, il cui regime costituisce una deroga al principio di provvisorietà e strumentalità della tutela cautelare. 
La disciplina derogatoria - introdotta dalla legge n. 80 del 2005 mediante la modifica dell'art. 669-octies, comma 6, c.p.c. - consente infatti ad alcune misure cautelari di conservare un’efficacia esecutiva di per sé autonoma e suscettibile di protarsi nel tempo (i.e. ultrattività), indipendentemente dalla circostanza in cui il processo a cognizione piena non venga instaurato o si estingua.  

Analoga distinzione è stata recepita dal Codice della Proprietà Industriale. 

L'art. 132, commi 2 e 3, riproduce infatti il regime generale delle misure conservative, subordinandone l'efficacia all'introduzione del giudizio di merito. Il successivo comma 4, invece, esclude tale disciplina con riferimento ai provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. e agli "altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito", categoria nella quale viene pacificamente ricompresa anche l'inibitoria prevista dall'art. 131 CPI.

La questione pregiudiziale e la statuizione della CGUE 

La pronuncia in esame trae originale dal contenzioso sorto fra due società italiane operanti nel settore della ristorazione. 

A tutela delle proprie privative, la società Villa Ramazzini S.r.l., titolare del marchio figurativo “Mò Mò”, otteneva dal Tribunale di Roma un provvedimento cautelare che inibiva alla M.M. Ristorazione S.r.l. l'utilizzo del segno distintivo "Mò Mò Pizza, Sapori e Salute", ordinandone altresì la rimozione dall’insegna ed imponendo una penalità per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della decisione. 

A seguito della mancata instaurazione del giudizio di merito, la M.M. Ristorazione adiva il Tribunale di Roma chiedendo la declaratoria di inefficacia dell’ordinanza, basandosi sulla circostanza che la misura cautelare fosse decaduta per effetto dell’articolo 132, comma 3, del Codice della Proprietà Industriale e dell’articolo 9, paragrafo 5, della Direttiva 2004/48/CE. Secondo la società, infatti, Villa Ramazzini non aveva avviato - nei termini di legge - il giudizio di merito, necessario ad accertare definitivamente il proprio diritto. Pertanto, la misura cautelare doveva ritenersi caducata. 

Ad integrale rigetto del ricorso, il Tribunale di Roma specificava come il dettato di cui all’art. 132 comma 3 CPI - secondo cui: “Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 2, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia” - non troverebbe applicazione alle misure cautelari di carattere anticipatorio, nella cui categoria rientrerebbe anche l’inibitoria ex art. 131 CPI, disposta nei confronti della M.M. Ristorazione.
Parimenti, il Tribunale chiariva che il dettato di cui all’art. 9 della Direttiva 2004/48/CE riguardava esclusivamente i provvedimenti cautelari aventi carattere meramente provvisorio e non quelli destinati ad anticipare gli effetti di una futura sentenza di merito.

Analoga conclusione veniva raggiunta dalla Corte d’Appello di Roma, la quale – uniformandosi a quanto già statuito dal Giudice di primo grado – rigettava l’appello proposto dalla M.M. Ristorazione, sul presupposto che l’inibitoria disposta dal giudice cautelare sarebbe stata idonea – una volta consolidatasi– a garantire una tutela pressoché definitiva del diritto fatto valere dal ricorrente.
In questo senso, e conformemente al principio di economia processuale di cui all’art. 3 della Direttiva europea, secondo i giudici di merito le suddette misure – trattandosi di strumenti destinati a protrarsi del tempo e pertanto idonei ad accordare una tutela già pienamente satisfattiva - avrebbero dovuto considerarsi differenti rispetto quelle disciplinate dalla Direttiva Enforcement, il cui scopo esclusivo sarebbe quello di preservare una determinata situazione di fatto, in attesa della decisione sul merito.
Investita della questione, la Corte di Cassazione ha quindi ravvisato un possibile contrasto tra la disciplina nazionale e quella europea, non avendo né la dottrina né la giurisprudenza nazionali espresso un orientamento univoco sul punto.

Il giudice del rinvio chiedeva così alla CGUE di chiarire se l’articolo 9, paragrafo 5, della Direttiva 2004/48/CE consentisse alla normativa nazionale di mantenere efficaci i provvedimenti cautelari di natura anticipatoria, nei casi di mancata instaurazione - da parte dell’autore - del giudizio di merito, entro il termine previsto dalla legge e/o dalla Direttiva in via residuale.

La questione assume rilievo centrale poiché l’art. 9 della Direttiva Enforcement, attribuisce espressamente agli Stati membri il potere/dovere di assicurare che le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta dell’attore, adottare misure di natura cautelare tra cui: “emettere nei confronti del presunto autore della violazione un’ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale, o a vietare, a titolo provvisorio e, imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, ove sia previsto dalla legislazione nazionale, il proseguimento di asserite violazioni di tale diritto, o a subordinare l’azione alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare […]”. 
Viene altresì specificato come le misure provvisorie di cui all’art. 9 paragrafi 1 e 2 devono essere necessariamente revocate, o quanto meno cessare i propri effetti, su domanda del convenuto, qualora l'attore non promuova entro un termine ragionevole l'azione nel merito. Sul punto si evidenzia come sia la stessa Direttiva - in assenza di una diversa disciplina nazionale - a stabilire il termine massimo entro cui deve essere instaurato il giudizio di merito, prevedendo che lo stesso non possa superare “20 giorni lavorativi o 31 giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo”. 

Muovendo da tali premesse, la Corte di giustizia – dopo aver ribadito che le disposizioni della Direttiva dovessero essere interpretate non soltanto alla luce del loro tenore letterale, ma anche del contesto e delle finalità perseguite – ha affermato che l'ambito di applicazione dell'art. 9 non escludesse, di per sé, i provvedimenti cautelari aventi natura anticipatoria.
La Corte ha quindi ricostruito la ratio della disciplina europea, evidenziando come la Direttiva Enforcement persegua un duplice obiettivo: da un lato, assicurare una tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale mediante strumenti processuali rapidi ed efficaci; dall'altro, garantire che tali strumenti siano conformi ai principi di proporzionalità, equità e bilanciamento tra gli interessi delle parti. 
In questa prospettiva, assume rilievo centrale l'art. 3 della direttiva, secondo cui le misure di tutela devono essere effettive, proporzionate e idonee a prevenire abusi, senza creare ostacoli al commercio legittimo. Alla luce di tali principi, l'art. 9, par. 5, si configura come una garanzia fondamentale a tutela del convenuto, poiché gli riconosce il diritto di ottenere la revoca o la cessazione degli effetti delle misure provvisorie qualora il ricorrente ometta di promuovere tempestivamente il giudizio di merito.

Proprio muovendo da tali principi, la Corte prende le distanze dall'orientamento seguito dalla giurisprudenza italiana, affermando che il mantenimento dell'efficacia di un provvedimento cautelare in assenza di un successivo accertamento nel merito rischia di cristallizzare gli effetti di una misura adottata all'esito di una cognizione necessariamente sommaria, compromettendo il principio di proporzionalità e l'equilibrio tra le posizioni delle parti perseguito dalla Direttiva.
Secondo la Corte, una diversa soluzione non appare giustificata neanche dal principio di economia processuale, il quale non può prevalere sulle garanzie procedurali imposte dal diritto dell'Unione a tutela del diritto di difesa e del giusto processo.
La CGUE ha inoltre precisato che la facoltà riconosciuta agli Stati membri dall'art. 2 della Direttiva, di adottare disposizioni più favorevoli ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale non consente di derogare alle condizioni di applicazione delle misure provvisorie stabilite dagli artt. 3 e 9 della stessa Direttiva. Tali disposizioni, infatti, definiscono un equilibrio vincolante tra l'effettività della tutela dei diritti di proprietà intellettuale e le garanzie riconosciute al convenuto, imponendo agli ordinamenti nazionali un livello uniforme di protezione che non rientra nella loro autonomia procedurale.

La sentenza in commento assume, pertanto, una portata di particolare rilievo, poiché chiarisce definitivamente che il regime previsto dalla Direttiva Enforcement si applica a tutte le misure provvisorie, comprese quelle a strumentalità attenuata. Ne consegue che anche tali provvedimenti devono cessare di produrre effetti qualora il ricorrente non introduca il giudizio di merito entro il termine previsto e il convenuto ne chieda la revoca o la dichiarazione di inefficacia.

Da tale approdo interpretativo discendono rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano.
L'interpretazione accolta dalla Corte di giustizia si pone infatti in evidente tensione con l'attuale disciplina nazionale, che consente la sopravvivenza delle misure cautelari anticipatorie anche in assenza dell'instaurazione del giudizio di merito. 
Ciò rende necessario un intervento del legislatore volto ad adeguare il Codice della proprietà industriale ai principi affermati dal diritto dell'Unione. Un simile intervento comporterebbe, di fatto, un ritorno a una più rigorosa applicazione del principio di strumentalità della tutela cautelare, con il prevedibile incremento dei giudizi di merito instaurati a seguito dell'adozione delle misure cautelari.

Giulia Corghi
Studio Legale de Capoa 

FAQ 

Cos'è il principio della strumentalità attenuata?

È il principio secondo cui alcune misure cautelari anticipatorie possono conservare efficacia anche se il giudizio di merito non viene instaurato. La sentenza C-132/25 della CGUE ne limita significativamente l'applicazione nel diritto della proprietà industriale.

Cosa stabilisce la sentenza C-132/25 della CGUE?

La Corte ha affermato che anche le misure cautelari anticipatorie rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 9 della Direttiva 2004/48/CE e devono quindi cessare di produrre effetti se il ricorrente non promuove il giudizio di merito nei termini previsti.

Quali conseguenze produce la decisione per il Codice della Proprietà Industriale?

La pronuncia pone in discussione l'attuale interpretazione dell'articolo 132 CPI e potrebbe rendere necessario un intervento legislativo volto ad adeguare la disciplina italiana ai principi del diritto dell'Unione.

Perché questa sentenza è importante per le imprese?

La decisione modifica le strategie processuali nelle controversie relative a marchi, brevetti e altri diritti di proprietà industriale, imponendo una maggiore attenzione all'instaurazione del giudizio di merito dopo l'ottenimento di una misura cautelare.