La tutela dei marchi nei Paesi islamici: limiti alla registrazione e strategie di protezione del marchio

Registrare un marchio nei Paesi islamici: cosa deve sapere un'impresa

L'espansione commerciale verso i Paesi del Nord Africa e, più in generale, verso i mercati a maggioranza musulmana rappresenta oggi una delle principali direttrici di internazionalizzazione per molte imprese italiane. In questi contesti, tuttavia, la protezione del marchio richiede alcune valutazioni ulteriori rispetto a quelle normalmente effettuate nell'Unione europea.
L'attenzione degli operatori economici si concentra frequentemente (e giustamente!) sugli aspetti regolatori del prodotto - certificazione halal, etichettatura, autorizzazioni all'importazione o requisiti doganali - ma viene spesso trascurato un elemento altrettanto strategico: la tutela del marchio.
Eppure, proprio il marchio costituisce uno dei principali asset dell'impresa. Come noto, infatti, è attraverso il segno distintivo che il consumatore identifica il prodotto, ne riconosce l'origine commerciale e associa ad esso un determinato livello qualitativo. Quando il prodotto viene presentato come conforme ai principi della Sharīʿa, il marchio assume inoltre una funzione ulteriore: comunica al mercato un'informazione che può incidere direttamente sulle scelte di acquisto e, conseguentemente, sul valore economico dello stesso.
È opportuno chiarire sin da subito un equivoco molto diffuso. Non esiste un "diritto islamico dei marchi", né una disciplina uniforme applicabile a tutti i Paesi islamici. La registrazione e la tutela dei marchi continuano a essere disciplinate dalle legislazioni nazionali dei singoli Stati, integrate dagli strumenti internazionali in materia di proprietà industriale, quali la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, l'Accordo TRIPS e, per gli Stati aderenti, il Sistema di Madrid amministrato dalla World Intellectual Property Organization (WIPO).
La Sharīʿa, pertanto, non sostituisce il diritto dei marchi: essa può tuttavia incidere, direttamente o indirettamente, sull'applicazione della normativa nazionale, soprattutto nei casi in cui le disposizioni interne vietino la registrazione di segni contrari all'ordine pubblico, alla morale o ai valori religiosi riconosciuti dall'ordinamento.
Per l'impresa ciò comporta una conseguenza di immediata rilevanza pratica: un marchio validamente registrato nell'Unione europea non è necessariamente registrabile negli ordinamenti dei Paesi Islamici. Prima di pianificare una strategia di deposito internazionale è quindi indispensabile verificare la normativa applicabile nel singolo Paese di interesse, evitando di assumere che la tutela ottenuta in Europa possa essere automaticamente estesa ad altri mercati.

Esiste un “diritto islamico dei marchi”?

Come già evidenziato, dal punto di vista strettamente giuridico, non esiste un “diritto islamico dei marchi”. L'espressione "Islamic Intellectual Property", sempre più diffusa nella prassi internazionale, non identifica un autonomo sistema di diritti di proprietà industriale fondato sulla Sharīʿa. Si tratta piuttosto di una formula descrittiva utilizzata per indicare le problematiche che sorgono quando i tradizionali istituti della proprietà industriale - marchi, marchi di certificazione, licenze, know-how e segni distintivi - vengono applicati a prodotti o servizi destinati ai mercati islamici oppure caratterizzati dalla conformità ai principi della legge islamica.
La disciplina dei marchi continua quindi a trovare fondamento nelle normative nazionali e nei trattati internazionali in materia di proprietà industriale. Ciò non significa, tuttavia, che la Sharīʿa sia irrilevante.
In numerosi ordinamenti, l'Islam costituisce religione di Stato o rappresenta uno degli elementi sui quali si fonda l'identità costituzionale del Paese. Tale circostanza può riflettersi anche nella disciplina dei marchi, non attraverso la creazione di una categoria speciale di "marchi islamici", bensì mediante l'applicazione delle tradizionali cause di rifiuto della registrazione, quali il contrasto con l'ordine pubblico, con la morale o con altri interessi generali tutelati dall'ordinamento.
La conseguenza è che il medesimo marchio può essere valutato diversamente a seconda dello Stato nel quale viene richiesto il deposito. Questo principio è perfettamente coerente con la natura territoriale del diritto dei marchi.
A differenza del diritto d'autore, la tutela del marchio non nasce automaticamente, ma dipende dalla legislazione dello Stato che concede la registrazione: ogni ufficio marchi applica la propria normativa interna e conserva un margine di discrezionalità nell'accertare la sussistenza degli impedimenti assoluti o relativi alla registrazione.
Per le imprese ciò significa che la verifica della disponibilità del marchio non può limitarsi alla ricerca di anteriorità o alla valutazione della capacità distintiva secondo il diritto europeo. È necessario analizzare anche le disposizioni nazionali che disciplinano il deposito dei marchi nel Paese di destinazione, con particolare riguardo ai limiti derivanti dall'ordine pubblico, dalla tutela della religione e dalla disciplina dei segni descrittivi.

La registrazione di quali marchi può essere rifiutata nei Paesi islamici?

Una delle domande che viene posta più frequentemente dalle imprese che intendono esportare nei mercati islamici riguarda la possibilità di registrare il proprio marchio senza modifiche rispetto a quello già utilizzato nell'Unione europea.
La risposta, come spesso accade nel diritto della proprietà industriale, non può che essere: dipende.
Non tanto perché esista una disciplina islamica dei marchi, quanto perché ciascun ordinamento nazionale conserva la facoltà di stabilire quali segni possano essere registrati e quali, invece, debbano essere esclusi dalla tutela.
Questo principio discende dalla natura territoriale del marchio. La registrazione ottenuta in Italia o presso l'EUIPO produce effetti limitati al territorio per il quale è stata concessa e non attribuisce alcun diritto automatico alla registrazione negli altri Stati. Ogni ufficio nazionale procederà quindi a un autonomo esame della domanda, applicando la propria normativa interna.
Sotto questo profilo, gli ordinamenti islamici non si discostano dai principi generalmente applicati nel diritto dei marchi. Anche in tali sistemi, infatti, il segno deve possedere capacità distintiva, non deve essere ingannevole, non deve confliggere con diritti anteriori e non può essere contrario alle disposizioni imperative previste dalla legge nazionale.
La differenza risiede, piuttosto, nel contenuto di alcune di tali disposizioni. In particolare, le legislazioni di diversi Paesi prevedono il rifiuto dei marchi contrari all'ordine pubblico o alla morale. Si tratta di categorie volutamente elastiche, la cui interpretazione dipende inevitabilmente dal contesto costituzionale, culturale e religioso dello Stato nel quale viene richiesto il deposito.
Per questa ragione, un marchio che nell'Unione Europea non presenta particolari criticità potrebbe essere oggetto di un diverso scrutinio in un ordinamento nel quale la tutela dei valori religiosi assume rilievo costituzionale o legislativo.
Ciò non significa che qualsiasi riferimento all'Islam sia vietato.
Al contrario, è necessario distinguere attentamente tra il semplice richiamo alla cultura islamica, che può risultare perfettamente lecito, e quei segni che, per il loro contenuto o per le modalità con cui vengono utilizzati, possano essere ritenuti offensivi, irrispettosi o idonei a ledere valori protetti dalla normativa nazionale.
Analoga attenzione deve essere riservata all'utilizzo di simboli religiosi, di espressioni tratte dal Corano, di nomi aventi particolare rilevanza confessionale o di elementi che possano indurre il consumatore ad attribuire al prodotto caratteristiche religiose non corrispondenti alla realtà.
In questi casi il problema non riguarda soltanto la tutela della sensibilità religiosa, ma anche il divieto, comune alla maggior parte delle legislazioni sui marchi, di registrare segni idonei a trarre in inganno il pubblico circa la natura, la qualità o altre caratteristiche del prodotto.
Ne consegue che la valutazione della registrabilità non può essere effettuata in astratto. Essa richiede un'analisi preventiva della normativa nazionale applicabile, della giurisprudenza eventualmente formatasi e della prassi dell'ufficio marchi competente.
Per un'impresa che investe nello sviluppo di un marchio internazionale, tale attività rappresenta una fase imprescindibile della strategia di tutela della proprietà industriale, poiché consente di individuare eventuali criticità prima dell'ingresso nel mercato e di evitare costose modifiche del marchio in una fase successiva.

È possibile registrare il termine "halal" come marchio?

Tra le questioni che più frequentemente emergono nella pratica vi è quella relativa alla registrabilità del termine halal.
Anche in questo caso è opportuno sgomberare il campo da un equivoco. Non esiste una norma internazionale che vieti, in assoluto, la registrazione di marchi contenenti la parola halal. Tuttavia, la sua protezione deve essere valutata alla luce dei principi generali del diritto dei marchi, primi fra tutti la capacità distintiva del segno e il divieto di monopolizzare indicazioni descrittive.
Nel linguaggio commerciale, infatti, il termine halal viene normalmente utilizzato per indicare una caratteristica del prodotto, ossia la sua conformità ai principi della Sharīʿa.
Da un punto di vista tecnico-giuridico, esso svolge quindi una funzione prevalentemente descrittiva.
E proprio la descrittività rappresenta uno dei principali ostacoli alla registrazione di un marchio.
La funzione essenziale del marchio consiste nell'identificare l'origine imprenditoriale di un prodotto o di un servizio. Quando il segno si limita a descrivere una caratteristica del bene, esso difficilmente è idoneo a distinguere i prodotti di un'impresa da quelli dei concorrenti. Ciò spiega perché, nella maggior parte dei casi, il termine halal, considerato isolatamente, non possa costituire oggetto di un diritto esclusivo.
Diverso è il caso dei marchi complessi. Quando la parola halal è inserita all'interno di una denominazione originale, accompagnata da elementi figurativi, grafici o verbali dotati di autonoma capacità distintiva, l'oggetto della tutela non è il termine descrittivo in sé, ma il marchio nel suo complesso.
È questa una distinzione fondamentale anche sotto il profilo commerciale.
L'obiettivo dell'impresa non dovrebbe essere quello di ottenere un monopolio sulla parola halal -risultato che, oltre a essere giuridicamente problematico, risulterebbe contrario alla funzione stessa del sistema dei marchi - bensì quello di costruire un'identità distintiva riconoscibile, capace di comunicare al mercato la conformità del prodotto senza rinunciare all'originalità del marchio.

Marchio e certificazione halal: due strumenti distinti

Uno degli equivoci più frequenti consiste nel ritenere che la certificazione halal attribuisca una qualche forma di tutela sul marchio o, viceversa, che la registrazione del marchio garantisca automaticamente la possibilità di utilizzare la dicitura halal.
Le due fattispecie operano, invece, su piani completamente diversi.
La registrazione del marchio attribuisce un diritto esclusivo sul segno distintivo, consentendo al titolare di impedirne l'utilizzo non autorizzato da parte di terzi.
La certificazione halal, invece, non attribuisce alcun diritto di proprietà industriale. Essa costituisce, piuttosto, un'attestazione rilasciata da un organismo competente secondo le regole previste dall'ordinamento o dagli standard applicabili, finalizzata a dichiarare che un determinato prodotto o processo produttivo soddisfa i requisiti richiesti per essere qualificato come halal.
In altri termini, il marchio tutela l'identità distintiva del prodotto o dell'impresa la certificazione attesta una qualità o una conformità del prodotto.
Le due tutele possono certamente convivere e, anzi, nella pratica commerciale si rafforzano reciprocamente. Un marchio associato a un prodotto certificato halal può acquisire maggiore reputazione e maggiore capacità attrattiva nei confronti del consumatore. Ciò non toglie, tuttavia, che il fondamento giuridico delle due discipline rimanga profondamente diverso.
Per questo motivo, una strategia efficace di internazionalizzazione dovrebbe affrontare separatamente i due profili: da un lato, occorre verificare la registrabilità del marchio e predisporre una corretta strategia di tutela della proprietà industriale nei Paesi di interesse, dall'altro, è necessario valutare se il prodotto richieda una certificazione halal, quale organismo sia competente a rilasciarla e quali effetti essa produca nello specifico mercato di destinazione.
Confondere questi due livelli significa affrontare il processo di internazionalizzazione con strumenti incompleti, esponendo l'impresa a rischi che possono essere evitati attraverso una pianificazione preventiva della tutela del marchio e della conformità regolatoria.

Studio Legale de Capoa