Ucraina

In Ucraina il contratto di agenzia è normato dall’art. 295 del Codice (della normativa) Domestica Ucraina (in breve CDU), che lo definisce come un’attività imprenditoriale la quale si sostanzia nello svolgimento da parte dell’agente in nome, nell’interesse, a spese e sotto la direzione di un altro soggetto (il c.d. principale o il preponente) dell’attività di mediazione commerciale. Secondo il diritto ucraino, il ruolo dell’agente può essere svolto indifferentemente da persona fisica o giuridica, purché le funzioni da esso espletate trovino il loro fondamento in un contratto di agenzia e consistano nella mediazione commerciale. Ne consegue che, nell’ordinamento ucraino, il contratto di agenzia disciplina i rapporti tra l’agente e il preponente, ove le parti di detto contratto assumono la qualifica di soggetti imprenditoriali.

Quanto all’oggetto del contratto di agenzia, la legge ucraina precisa che i servizi offerti dall’agente a favore del preponente constano nella stipulazione degli accordi/contratti o nel favorire la loro conclusione e, comunque, si deve trattare di attività concrete e fattive, svolte in nome e a spese del preponente.

Da qui discende, dunque, una bipartizione del contratto di agenzia in due fattispecie: da un lato, quello maggiormente diffuso, avente ad oggetto la conclusione di accordi commerciali, dall’altro, quello volto a fornire una serie di attività e servizi affinché la stipulazione del contratto/accordo si concretizzi. Per il contratto di agenzia l’ordinamento ucraino richiede espressamente la forma scritta ed elenca una serie di requisiti a pena di nullità tra cui, a titolo esemplificativo, le competenze e le funzioni specifiche dell’agente, la durata del contratto, la misura del compenso ed altri, nonché le penali applicabili in caso di inadempimento.

Nella redazione del contratto di agenzia è consigliabile definire il territorio limitatamente al quale l’agente svolge la propria attività. In assenza di specifiche previsioni contrattuali con il riferimento al territorio di competenza, si presume che l’agente operari entro i confini dello Stato ucraino.

Ai sensi della legge ucraina l’agente ha l’obbligo di periodica rendicontazione delle attività svolte. Inoltre, l’agente deve espletare personalmente le funzioni attribuitegli e non può delegare ad altri l’attività. Il contratto di agenzia termina per volontà delle parti ed altre ipotesi espressamente previste dalla legge locale. Tenuto conto delle tutele giuridiche riservate dalla legge ucraina alla figura dell’agente, nella redazione del contratto di agenzia si suggerisce di valutare con cautela la legge applicabile.

Il contratto di distribuzione, pur non essendo espressamente disciplinato dalla legge ucraina, è particolarmente diffuso nelle relazioni commerciali che vedono coinvolti operatori ed imprenditori ucraini. In virtù del principio dell’autonomia contrattuale delle parti enucleato dagli artt. 6-8 del Codice Civile Ucraino, che riconosce alle parti la possibilità di stipulare contratti non tipizzati dalla legge (c.d. contratti tipici o nominati), le parti possono quindi concludere un contratto di distribuzione.

Inoltre, la legge ucraina consente alle parti di attribuire valore giuridicamente vincolante alla consuetudine consolidata nei rapporti commerciali nazionali ed internazionali.

Tuttavia, nonostante gli sforzi profusi dall’Ucraina per uniformare alcuni istituti giuridici propri degli ordinamenti stranieri, al fine di favorire un maggiore scambio di beni e servizi, è ancora prematuro sostenere una perfetta coesione di concetti giuridici ed istituiti in concreto applicati.

Ne discende che il contratto di distribuzione in Ucraina, non avendo una disciplina propria, tende ad essere assoggettato ad una serie di leggi quali quelle in materia della concorrenza, della tutela dei consumatori, della tutela della proprietà intellettuale e della pubblicità. Va precisato che qualora uno dei contraenti sia un cittadino straniero al contratto di distribuzione si applica la norma di diritto internazionale privato ucraina.

In ossequio alle norme di diritto internazionale privato ucraino, quando uno dei contraenti è un cittadino ucraino o una persona giuridica avente sede sul territorio dell’Ucraina, a prescindere dalla legge applicabile e dal luogo in cui sia stato stipulato, il contratto deve avere forma scritta.

In Ucraina il contratto di franchising è entrato recentemente a fare parte delle pratiche commerciali. Ai sensi dell’art. 1115 del Codice Civile Ucraino in virtù del contratto di franchising una parte (“pravovladelez” alias franchisee) concede all’altra parte (“polsovatel” – franchisor), dietro a un corrispettivo, il diritto di utilizzo in conformità alle precise indicazioni dell’insieme di diritti appartenenti al primo con finalità produttive o di vendita di beni o di servizi.

La definizione puntuale della fattispecie contrattuale è prevista dall’art. 366 del codice delle norme domestiche ucraine, ove il contratto di franchising presuppone che una parte si obblighi a concedere all’altra, per un determinato periodo, il diritto di utilizzare nell’attività imprenditoriale del franchisor i diritti appartenenti al franchisee, mentre il franchisor si obbliga ad osservare e rispettare le condizioni di utilizzo imposte e di corrispondere al franchisee il corrispettivo pattuito.

L’oggetto del contratto di franchising può essere costituito da un marchio, dal know-how aziendale, da segreti industriali, dalla denominazione, da un’invenzione e da altri beni immateriali.

Requisiti essenziali del contratto di franchising

L’art. 1118 codice civile ucraino per il contratto di franchising esige, a pena di nullità, la forma scritta. Inoltre, tale contratto deve essere registrato presso la medesima Istituzione che ha provveduto alla registrazione del diritto concesso in franchising. Qualora il franchisee sia un soggetto straniero, la registrazione del contratto dovrà essere effettuata presso l’Istituzione presso la quale è stato originariamente registrato lo stesso franchisor.

La norma colloca tra i requisiti essenziali del contratto di franchising: la conclusione dell’accordo avente ad oggetto il diritto di utilizzo di beni identificati, il trasferimento da parte del franchisor del potere di utilizzo del diritto concesso, la patrimonialità dell’utilizzo.

Il codice civile ucraino definisce espressamente i doveri e gli obblighi del franchisor e del franchisee. Va precisato che il franchisee risponde in via sussidiaria per eventuali pretese avanzate nei confronti del franchisor.

Nell’ipotesi in cui il franchisor si possa qualificare come produttore, il franchisee è solidalmente responsabile in caso di prodotto difettoso, ma conserva il diritto di regresso nei confronti del franchisor. Tuttavia, il consumatore o fruitore del servizio può azionare un giudizio direttamente nei confronti del franchisee solo qualora il franchisor si sia rifiutato di risarcire tale danno.

Le modifiche al contratto di distribuzione secondo il diritto ucraino sono ammesse per espresso consenso delle parti. Ogni modifica apportata al contratto di franchising richiede una nuova registrazione del contratto modificato.

In materia di proprietà industriale ed intellettuale, l’Ucraina ha sviluppato un ampio quadro normativo, conforme agli standard internazionali, tra cui la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, nonché l’Accordo e il Protocollo di Madrid concernenti la registrazione internazionale dei marchi.

Quadro normativo

L’articolo 54 della Costituzione dell’Ucraina garantisce la libertà di creazione letteraria, artistica, scientifica e tecnica, nonché la tutela della proprietà intellettuale, compresi i diritti morali e materiali dell’autore derivanti da tutte le forme di attività intellettuale. 
Il sistema ucraino di tutela della proprietà intellettuale comprende due ambiti strettamente interconnessi: da un lato il diritto d’autore, dall’altro i diritti di proprietà industriale. Il diritto d’autore in Ucraina rientra nel diritto civile ed è regolato dal Codice Civile dell’Ucraina e dalla Legge dell’Ucraina “Sul diritto d’autore e sui diritti connessi”. Una regolamentazione supplementare è prevista da atti legislativi speciali, tra cui la Legge dell’Ucraina “Sulla distribuzione delle copie di opere audiovisive, fonogrammi, videogrammi, programmi informatici e banche dati”, la Legge “Sulla radiodiffusione televisiva e radiofonica” e la Legge “Sull’industria cinematografica”.
I diritti di proprietà industriale sono disciplinati da una normativa specifica, tra cui la Legge dell’Ucraina “Sulla protezione dei diritti alle invenzioni e ai modelli di utilità”, la Legge “Sulla protezione dei diritti sui disegni e modelli industriali”, la Legge “Sulla protezione dei diritti sui marchi di prodotti e servizi” e la Legge “Sulla tutela giuridica delle indicazioni geografiche”.

Registrazione dei marchi

Le società italiane che intendono entrare nel mercato ucraino o proteggere il proprio marchio a livello locale possono registrare un marchio tramite l’Ufficio Nazionale Ucraino per la Proprietà Intellettuale e le Innovazioni (UANIPIO), l’ente governativo responsabile della registrazione dei diritti di proprietà intellettuale. La procedura è semplice, riconosciuta a livello internazionale e conforme agli standard dell’Unione Europea. I richiedenti italiani hanno due principali possibilità: presentare una domanda nazionale di registrazione del marchio direttamente in Ucraina oppure estendere a tale paese una registrazione internazionale esistente attraverso il Sistema di Madrid.
Nel primo caso, una società che non ha una sede registrata in Ucraina deve nominare un consulente locale in brevetti o marchi, autorizzato a rappresentarla davanti all’UANIPIO. La domanda può essere presentata in formato elettronico o cartaceo e deve contenere:

• i dati del richiedente (compreso il paese di costituzione)
• un’immagine chiara o la descrizione del marchio
• l’elenco dei prodotti e dei servizi secondo la Classificazione di Nizza
• la prova del pagamento delle tasse ufficiali

Dopo la presentazione, la domanda è sottoposta a un esame formale, seguito da un esame sostanziale, durante il quale gli esperti valutano se il marchio sia distintivo e non entri in conflitto con marchi precedentemente registrati.
Se approvata, l’UANIPIO emette una decisione di registrazione e, successivamente al pagamento delle tasse di registrazione e pubblicazione, il marchio viene iscritto nel Registro di Stato dei Certificati per i Marchi di Prodotti e Servizi. Il richiedente riceve un certificato ufficiale di registrazione valido per dieci anni, rinnovabile a tempo indeterminato. 
Questo percorso è spesso preferito dalle società che intendono svolgere attività commerciali dirette o produttive in Ucraina, poiché fornisce un titolo giuridico chiaro riconosciuto dai tribunali e dalle autorità doganali locali.
L’Ucraina è membro sia dell’Accordo di Madrid (1891) sia del Protocollo di Madrid (1989). Ciò significa che le imprese provenienti da altri Stati membri dell’OMPI, come l’Italia, possono proteggere i propri marchi in Ucraina senza dover presentare una domanda separata nel paese. Il richiedente designa l’estensione della registrazione all’“Ucraina” al momento del deposito che, se approvata dalla UANIPIO, garantisce la stessa validità giuridica di una registrazione nazionale. Questo percorso è particolarmente efficiente per esportatori, imprese di e-commerce e gruppi multinazionali che già gestiscono portafogli di marchi a livello globale.

Proprietà industriale in Ucraina

L’Ucraina offre un sistema affidabile e sempre più armonizzato per la protezione della proprietà industriale – comprendente invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli industriali e marchi – amministrato dall’UANIPIO. Per le imprese italiane, la procedura è chiara e conforme ai principali strumenti internazionali, come il PCT (Patent Cooperation Treaty) per le invenzioni, il Sistema dell’Aia per i disegni e modelli industriali e il Sistema di Madrid per i marchi. I richiedenti stranieri possono depositare direttamente presso l’UANIPIO oppure estendere la protezione attraverso questi sistemi internazionali, solitamente tramite un consulente locale in brevetti o marchi autorizzato a rappresentarli davanti all’Ufficio ucraino per la proprietà intellettuale.
La scelta tra il deposito internazionale o nazionale dipende dagli obiettivi aziendali: le società che cercano una protezione ampia a livello regionale o legata all’esportazione preferiscono generalmente la via del PCT o del Sistema dell’Aia, mentre quelle che pianificano attività produttive, di licenza o partnership in Ucraina traggono vantaggio dalla registrazione nazionale diretta, che garantisce un riconoscimento e un’applicazione più rapidi.
Negli ultimi anni, l’Ucraina ha intrapreso importanti riforme per modernizzare e semplificare la tutela dei diritti di brevetto, avvicinando il proprio quadro giuridico agli standard dell’Unione Europea e alle migliori pratiche internazionali. Il 25 ottobre 2024, l’Ucraina ha introdotto nuove Regole per la registrazione delle invenzioni e dei modelli di utilità. L’aggiornamento modernizza il sistema dei brevetti introducendo il deposito elettronico, requisiti di domanda più chiari e l’esame prioritario in settori chiave come l’energia verde, la biotecnologia e la difesa. Le Regole prevedono inoltre un controllo delle sanzioni per i richiedenti, la regolamentazione delle domande internazionali e segrete e l’introduzione dei certificati complementari di protezione per le invenzioni farmaceutiche e agrochimiche.
Le recenti riforme legislative hanno inoltre introdotto misure favorevoli alle imprese, come l’esenzione «Bolar», che consente alle aziende farmaceutiche di effettuare test e preparare la documentazione regolatoria per i farmaci generici prima della scadenza del brevetto, in conformità con la Direttiva 2004/27/CE dell’UE. Inoltre, le imprese colpite dalla sospensione dei termini di proprietà intellettuale a causa della guerra possono beneficiare delle procedure di ripristino introdotte dall’UANIPIO per recuperare i termini di rinnovo o di deposito non rispettati.

Considerazioni pratiche per le imprese italiane

La protezione dei marchi in Ucraina segue il principio del “first-to-file”, secondo il quale i diritti appartengono al primo soggetto che deposita la domanda, indipendentemente da chi abbia utilizzato il marchio in precedenza. Per questo motivo, è fondamentale procedere al deposito tempestivo per evitare che concorrenti locali o distributori registrino il marchio. Le società italiane dovrebbero inoltre registrare i propri marchi nel Registro Doganale Ucraino dei Diritti di Proprietà Intellettuale, che consente alle autorità locali di bloccare alla frontiera le importazioni contraffatte o eseguite in violazione dei diritti.
 

 Dario Gorji Varnosfaderani ed Eliza Cherepanova